新利18官网手机网页版以子之矛 攻子之盾｜诚功律师专利侵权诉讼巧辩 法院

　　“楚人有鬻盾与矛者，誉之曰：吾盾之坚，物莫能陷也。又誉其矛曰：吾矛之利，于物无不陷也。或曰：“以子之矛陷子之盾，何如？其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛，不可同世而立”。这是自相矛盾的寓言故事，最早出自《韩非子·难一》，比喻一个人行事或言语不能先后不相应、互相抵触。专利侵权诉讼中的“禁止反悔”原则来源于民法中的诚实信用原则和公平原则，即意在禁止专利权人自相矛盾。

　　在专利侵权认定中应用最多的原则是全面覆盖原则和等同原则，等同原则是指“三基本一普通”即“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的。

　　等同原则的适用无疑导致专利权利要求保护范围不仅限于字面文字描述，因此为了平衡公众利益，禁止反悔原则成为等同原则适用中的一重要例外原则。禁止反悔原则是指：专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改、解释或放弃），并被采纳，则在主张专利权时，不得将通过该限缩而排除的内容纳入专利权的保护范围。

　　2022年1月8日，山东某公司以侵害发明专利权纠纷为案由向山东省青岛市中级人民法院起诉西安某公司，诉请西安某公司立即停止制造和销售侵害其发明专利权的侵权产品，并诉请西安某公司赔偿其经济损失及维权合理开支共计人民币400余万元等。

　　青岛某公司主张的事实和理由为，其享有专利号为20151…发明专利权，其发现西安某公司在同一供货场地为客户制造、销售侵犯其涉案侵权产品，而且根据西安某公司在各大网站的宣传视频，西安某公司已经制造大量侵权产品并销售至全国各地十余家知名大型企业。

　　因涉案侵权产品为一大型设备，价值非常高，如本案认定西安某公司侵权成立，其将面临巨额的侵权赔偿。

　　律师接受委托后，详细了解了案情，涉案专利权为发明专利权，诉讼时法律状态为有效；双方确实向同一客户提供了相关设备，诉讼时设备在客户场地实施完毕。因此本案争议焦点首先是：西安某公司制造、销售设备的行为是否侵犯青岛某公司的专利权。

　　律师认为，明确界定涉案专利的保护范围是进行侵权比对的前提，因此律师首先调取了涉案专利申请程序中的全部文件，后对涉案专利与涉案产品进行了技术比对。

　　（一）2015年8月26日青岛某公司向国家知识产权局申请涉案专利，其专利申请原权利要求书共8项权利要求。

　　原专利权利要求2为：某某系统，其特征在于，所述某分配器包括…；隔板，…隔板…将…内腔分为相互隔离的进气通道和出气通道…

　　（二）2016年12月20日国家知识产权局下发第一次审查意见通知书，并引用一篇左右分割通道方式的对比文件1评述：对比文件1通过普通隔板可将内腔分割为左右两部分通道，故本领域技术人员容易想到将对比文件1的左右分割通道的方式替换为内外环分割的方式。即对本领域技术人员来说涉案专利申请原权利要求2是容易想到的，不具备创造性。

　　（三）2017年4月17日原告向国家知识产权提交意见陈述书，将原权利要求1删除，将原权利要求2作为新的权利要求1，并重点陈述：左右分割与内环外环分割存在本质区别，并从结构和功能多方面充分阐述其理由。

　　（四）2018年4月3日国家知识产权接受了原告对专利申请的修改和陈述意见，并对涉案专利公告授权。

　　二、通过分析上述申请、审查过程可知，原告在专利申请过程中已经明确产品内环外环分割结构与其他分割结构存在本质区别，因此涉案专利的保护范围应当排除其他分割结构，即不得将其他分割结构纳入其专利权范围。而涉案侵权产品的技术方案正是采用的非内环外环分割的另一分割结构。

　　三、律师将上述知识产权局的审查意见、原告的答复意见、律师的技术比对意见在开庭中予以提交，并得到了法院的支持。

　　2022年6月20日青岛市中级人民法院做出判决：驳回原告的诉讼请求，案件受理费和保全申请费由原告负担。

　　正如一个人不能称“吾盾之坚，物莫能陷也”，同时又称“吾矛之利，于物无不陷也”一样，专利权人在专利行政等其他程序中称某一技术特征a区别于现有技术A、是非显而易见的、符合创造性的审查标准，那么其即不能在专利侵权诉讼中要求认定该技术特征a与被诉侵权产品的技术特征A符合“三基本一普通”，属于等同特征。

　　本案中原告主张“环形隔板”构成等同特征，作为被告律师，正是巧妙的运用禁止反悔原则，“以子之矛攻子之盾”，抗辩二者不构成等同，最终法院判决驳回原告 400余万元的诉讼请求。

　　作为专利权人，在专利申请、审查或无效等程序中，应当以保护范围最大化为原则，准确把握专利核心技术要点，对技术方案进行适当概括，并谨慎解释、限缩或放弃技术方案。

　　作为被诉侵权人，在侵权诉讼中，应当积极利用专利无效程序，充分调取专利审查和无效等程序中的文件，明确专利保护范围，防止专利权人任意扩大权利范围。

　　诚功所高级合伙人、管委会执行主任、企业法律顾问专委会主任、青工委主任、诚功（城阳）所执行主任

　　中员，青岛市城阳区第七次党代会代表；二级律师，中国政法大学硕士；青岛市律师协会公司委员会副主任，城阳区法学会首席法律咨询专家库成员，青岛农业大学人文学院校外导师，中国海洋大学法律硕士教育中心法律实训专家库，鲁东大学行政法治研究所研究员，中国政法大学校友会山东分会副秘书长，鲁东大学青岛校友会秘书长，中国伦理学会会员。

　　常年法律顾问，金融、公司事务(公司治理、股权激励、合同纠纷、投融资服务、公司并购、公司诉讼等)。

　　◇先后担任青岛城阳珠江村镇银行、青岛海协信托投资有限公司、青岛有线电视网络中心(青岛电视台)、中国纺织工人疗养院、太平洋房屋山东总部、太平洋制罐（青岛）有限公司等多家企业、事业单位的常年法律顾问，在法律顾问工作方面形成一套系统、专业的服务方案，并针对银行和企业分别制定专业服务方案。

　　◇代理金融借款合同纠纷案件、不良资产清收案件、担保合同纠纷案件、保险合同纠纷案件、买卖合同纠纷案件等上百件，为委托人挽回经济损失近亿元。

　　◇为青岛啤酒集团有限公司发行中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券等非金融企业债务融资工具提供法律服务，为青岛即发集团股份有限公司发行短期融资券提供法律服务，为青岛天璇物流股份有限公司定向增发股票提供法律服务，为青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司提供各类融资服务，累计金额100多亿元。为村镇银行设立提供全程法律服务，出具法律意见书，代理为青岛城阳珠江村镇银行股份有限公司发起会、创立大会出具法律意见书一案。

　　◇代宝义律师近年来在《上海法治报》《青岛财经日报》等发表专业文章数十篇，其中赵本山《小品捐助中的法律问题》被网易等多家网站转载，《马三墨镜女无免责理由》被《北京晨报》《武汉晚报》《中国网》《中国日报》网站、新浪网等国内数十家媒体转载。《南方日报》《半岛都市报》等媒体多次引用代律师对法律问题的看法。

　　◇截止2022年3月，办理民商事案件百余件；参与维护顾问单位20余家；提供法律咨询、审查合同、起草文书近千件。